一、对侵权行为的判断标准。

徐宝同律师团队根据十多年来处理美国商标和美国专利侵权纠纷的操作经验，并分别从原告和被告的角度提出了实务建议，分享给大家，希望对大家能有一些帮助。

1)侵犯商标。

1.按时间进行登记。

一般而言，先注册取得的商标，就拥有商标权。

2.是否引起商标混淆。

判别一种商标是否侵权的另一个标准是，出现一种新的商标，是否会错误地将第二个相同的第二个作为第一个。

根据美国的兰哈姆法案第43条：“任何人出于商业目的，使用任何文字、用语、姓名，标志、图示及其组合，或使用任何虚假的来源标志，虚假或误导的事实描述，对商品进行虚假或误导性陈述；在：(A)在货物或货物容器上可能产生从属于、有联系或有关联关系的人，条件是：(A)误会、欺骗，或使之商品、服务或商业行为因他人或得到他人支持或赞助而混淆，错误的或欺骗的；.将面临民事诉讼"。

TDRA(2006年)《商标淡化修正法》(TDRA)也对侵犯商标权“淡化”作了明确定义：

(1)模糊所致淡化：原被告商标具有相似之处，使原告商标显着损害。

(2)淡化污垢：原被告商标之间存在相似之处，损害原告商标的名誉。

㈡侵犯专利行为。

一系列侵权行为列在美国专利法第271条中，并指出这些侵权行为所指向的是“发明专利”。另外，美国法院认为有两种基本的专利侵权模式：

1)侵犯行为(字面侵权，literalinfringement)：指一个被指控侵权的产品或方法相对于一个专利的权利要求，所控侵权产品或方法具有权利要求中的每一项技术性特征；或者，权利要求中的每一项要件或要件均可在被控侵权产品或方法中找到，那么被指控侵权产品或侵权方法就构成专利的文字侵权。

2)与一项专利权利要求相比较的是司法创造的等同侵权(doctrineofequivalents)，所指侵权产品或方法的一个或多个要素，尽管不同于权利要求中的限定或要素，但是，二者之间只是存在一些不明显的差异；一项或多项被指控侵权产品或方法的一个或多个要素等同于权利主张中的某个或若干要素，这就构成了对该专利的等同侵权产品或侵权方法。应当指出，等同侵权须由原告提出，而法官不能主动适用。

二、侵权的赔偿标准。

1)侵犯商标。

在美国，对商标侵权有三个标准，首先是对侵权行为进行赔偿，再根据实际损害程度，最终都不能确定的，还可以附加五倍惩罚性赔偿。法庭在计算权利人实际损失时，最常用的方法是对比权利人的产品在侵权之前和侵权期间的销售量的变化，销售价的变动，或者对比权利人在侵权之前和侵权期间的商誉的变化，以此方法计算商标侵权权利人实际损失。

㈡侵犯专利行为。

美国专利侵权损害赔偿包括补偿性赔偿和惩罚性赔偿两种，对于补偿性损害赔偿，有失利润和合理的许可费两种计算方法；专利法又称为加重赔偿，适用于故意侵权案件，将根据补偿性赔偿所确定的数额增加至最高三倍，由法官酌情决定。专利权标志作为损害赔偿的一种限制条件，对计算损害赔偿的起算点有一定影响。

三是如何应对知产侵权诉讼。

1)侵犯商标。

第一，第一时间核实信箱是否收到有关法院侵权通知书；

二是确认被冻结的侵权账户数额，及时停止增加账户冻结金额；

三是核查企业的权限状况，停止销售相关产品；

最终，考虑是否和解或应诉；

如准备好与原告和解，要找一位专业的代理律师与对方进行协商谈判，直至达成和解协议；等待原告律师出具和解协议书，由对方提交撤销及解冻资金账户。

㈡侵犯专利行为。

1.启动IPR程序(相当于我国专利无效程序)

(1)对审查意见的有限缩性解释进行检索；

(2)询问第三方的公共意见；

(3)是否有其他各方提出的IPR程序，从该程序中可以得到搜索；

(4)查看对方权利人的专利对应产品在FDA注册时披露的现有技术，如未披露可作为欺诈行为，则应在IDS中披露。

2.对在海外提出的侵权诉讼，国内企业可采取技术反措施，既可充分检索国内外专利，也可追寻可攻击对方产品的专利，又可对另一方商业上实施的不正当竞争和垄断行为进行合规性调查并进行起诉。但是，一般情况下，反措施的成本也比较高，周期更长，所以可以试着相互和解。

3.企业在研究与开发活动中建立规范电子邮件等文件保留制度，并建立专门的名词术语库，特别要注意区分“客观事实描述”和“评价意见”，内部技术人员在文书中应当只做客观的事实描述，未经律师的专业意见，不能随意表达评价性意见。

徐宝同律师团队，专注公司、商事、涉外、合同诉讼及国际仲裁争端解决，深谙法院审判实务及规则研究经验，特别是在美国商标和美国专利侵权纠纷方面。本文不能视为对特定案件的法律建议或意见，仅为笔者团队在处理类似案件时法院的裁判规则。如你遇到法律问题，可以联系徐宝同律师，获取更有针对性的建议和方案。